สิ่งประดิษฐ์ที่ "จดสิทธิบัตรได้" กับสินค้าที่ "ผลิต/จำหน่ายได้โดยไม่ละเมิดใคร" เป็นคนละคำถามกัน — Patentability Search ตอบคำถามแรก ส่วน Freedom-to-Operate (FTO) ตอบคำถามที่สอง ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดคือคิดว่าสืบค้นผ่านข้อแรกแล้วจะปลอดภัยจากข้อที่สอง ทั้งที่ไม่ใช่ FTO มีความซับซ้อนทางกฎหมายสูงกว่ามาก และไม่ควรสรุปเองจากการค้นหาด้วยคำสำคัญในฐานข้อมูล
Freedom-to-Operate (FTO) คืออะไร
Freedom-to-Operate (FTO) คือการประเมินความเสี่ยงเฉพาะประเทศว่า กิจกรรมทางธุรกิจที่กำหนดไว้ เช่น การผลิต ใช้ เสนอขาย ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ อาจอยู่ภายในขอบเขตสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของบุคคลอื่นที่ยังมีผลบังคับหรือไม่ FTO ไม่ใช่คำที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แต่เป็นคำที่ใช้กันในทางปฏิบัติวิชาชีพทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก เพื่ออธิบายการประเมินความเสี่ยงก่อนดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ ไม่ใช่ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำโดยทั่วไป และผลการประเมินเป็นการประเมินความเสี่ยง ไม่ใช่การรับรอง "ผ่านการตรวจสอบ" อย่างเด็ดขาด
ทำไม Patentability Search ผ่าน ไม่ได้แปลว่า FTO ปลอดภัย
นี่คือความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดในหัวข้อนี้ สิ่งประดิษฐ์ที่ "มีความใหม่และขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นพอจะจดสิทธิบัตรได้เอง" กับ "สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วจะไม่ไปละเมิดสิทธิบัตรผู้อื่น" เป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง เหตุผลคือ:
- สินค้าชิ้นหนึ่งมักประกอบด้วยองค์ประกอบหรือกระบวนการหลายส่วน แต่ละส่วนอาจถูกคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรคนละฉบับของคนละเจ้าของ
- สิ่งประดิษฐ์ที่ปรับปรุงต่อยอดจากของเดิม (Improvement Patent) สามารถจดสิทธิบัตรของตัวเองได้ตามเกณฑ์มาตรา 5 แต่การผลิตจริงอาจยังต้องใช้ส่วนประกอบพื้นฐานที่สิทธิบัตรเดิมยังคุ้มครองอยู่
- Patentability Search เทียบกับงานที่มีอยู่ก่อนทั้งหมด ไม่ว่าจะยังมีผลบังคับใช้หรือหมดอายุแล้ว ส่วน FTO มุ่งพิจารณาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ ยังมีผลบังคับในแต่ละประเทศเป็นหลัก และควรตรวจสอบคำขอที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งอาจพัฒนาเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องในอนาคต รวมถึงคำขอใน patent family ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานด้วย
FTO วิเคราะห์อะไรบ้าง
การวิเคราะห์ FTO โดยทั่วไปควรพิจารณาอย่างน้อย: สินค้าหรือกระบวนการเฉพาะที่จะนำออกสู่เชิงพาณิชย์, กิจกรรมทางธุรกิจและประเทศเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง, การวิเคราะห์เทียบข้อถือสิทธิ (Claim) เป็นรายข้อหรือรายองค์ประกอบ ไม่ใช่แค่ชื่อเรื่องหรือบทคัดย่อ, ข้อถือสิทธิหลักและข้อถือสิทธิรองที่เกี่ยวข้อง, สถานะทางกฎหมายที่ตรวจสอบผ่านทะเบียนทางการ, อายุความคุ้มครองและความมีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง, คำขอที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาและ patent family ที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลความเป็นเจ้าของและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (หากเกี่ยวข้อง), ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นตามกฎหมายที่อาจใช้ได้ (หากเกี่ยวข้อง), และการเปลี่ยนแปลงของสินค้า ข้อถือสิทธิ หรือสถานะทางกฎหมายหลังวันที่จัดทำรายงาน รายการนี้ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการวิเคราะห์แต่ละครั้งอาจไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อ เว้นแต่ขอบเขตงานที่ตกลงกันจะระบุไว้ชัดเจน สิทธิในสิทธิบัตรมีลักษณะจำกัดตามดินแดน และโดยทั่วไปบังคับได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคที่มีการให้สิทธิและสิทธินั้นยังมีผลบังคับอยู่ การวิเคราะห์เหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจกฎหมายสิทธิบัตรเชิงลึก ไม่ใช่แค่การอ่านหัวข้อสิทธิบัตรที่ค้นเจอ
ทำไมการค้นหาด้วยตัวเองไม่ควรถือเป็นความเห็นทางกฎหมาย
การค้นหาด้วยคำสำคัญในฐานข้อมูลสาธารณะเป็นได้แค่จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ FTO ไม่ใช่ข้อสรุป เพราะการค้นหาด้วยคำสำคัญอาจพลาดสิทธิบัตรที่ใช้ศัพท์ต่างออกไปแม้ขอบเขตจะครอบคลุมสินค้าของคุณจริง และแม้พบสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง การตีความว่าข้อถือสิทธินั้นครอบคลุมสินค้าของคุณจริงหรือไม่ก็เป็นงานวิเคราะห์ทางกฎหมายที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรสรุปเองว่า "ค้นแล้วไม่เจอ" เท่ากับ "ปลอดภัยแล้ว" ผลการค้นหาด้วยตนเองไม่เทียบเท่าความเห็น FTO เป็นลายลักษณ์อักษรที่จัดทำโดยที่ปรึกษากฎหมายสิทธิบัตรซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ภายใต้ข้อเท็จจริง ข้อสมมติ และขอบเขตการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความเห็น FTO ก็ไม่ใช่การรับประกันว่าจะไม่มีการกล่าวหาหรือข้อพิพาทเรื่องการละเมิดเกิดขึ้น
เมื่อไหร่ควรทำ FTO
ควรพิจารณาทำ FTO ก่อนลงทุนผลิตหรือจำหน่ายสินค้าจริงในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะเมื่อสินค้ามีมูลค่าการลงทุนสูง จะขยายตลาดไปต่างประเทศ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีสิทธิบัตรหนาแน่น (เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เภสัชกรรม) หรือก่อนการระดมทุน/ควบรวมกิจการที่นักลงทุนมักต้องการความชัดเจนด้านความเสี่ยงทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากความซับซ้อนทางกฎหมายที่สูงกว่า Patentability Search มาก แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ ไม่แนะนำให้สรุปด้วยตนเองจากการค้นหาเบื้องต้น
FTO เป็นการประเมิน ณ จุดเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ผลถาวร
FTO เป็นการประเมินตามข้อมูลและสถานะสิทธิ ณ วันที่จัดทำ หากรายละเอียดสินค้า แผนการดำเนินธุรกิจ หรือสถานะของสิทธิและคำขอที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง อาจจำเป็นต้องปรับปรุงการวิเคราะห์ก่อนเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เช่น เมื่อรายละเอียดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป กิจกรรมทางธุรกิจหรือประเทศเป้าหมายเปลี่ยนไป การเปิดตัวเชิงพาณิชย์ล่าช้าออกไป คำขอที่ยังพิจารณาอยู่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนสถานะ หรือมีคำขอที่เพิ่งเผยแพร่หรือสิทธิที่เพิ่งได้รับอนุมัติใหม่เกิดขึ้น
